万が一、商標権侵害を起こしてしまった場合、当該事業者には民事上・刑事上の双方で非常に重い不利益が科される可能性があります。
意図的に他社の商標を模倣した場合はもちろんのこと、「他社の商標権を知らなかった」「自社のオリジナルだと思っていた」という場合であっても、法律上の商標権侵害が成立してしまうケースは少なくありません。
本コラムでは、商標権侵害をしてしまった場合に企業や事業主が負うことになる主な不利益について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
商標権侵害の要件
まずは、いかなる行為が商標権の侵害に当たるのか解説します。
商標権侵害が認められるためには以下の要件を満たす必要があります。
他社が標章を使用している又は使用するおそれがあること
標章を「使用」するとは、商標法2条3項各号に該当する行為をすることをいいます。
具体的には、商品の包装に標章を付する行為（1号）、標章を付した商品を譲渡する行為（2号）、商標を広告に使用する行為（8号）などです。
加えて、「使用」ではないものの、商標法37条2号から同8号に規定されている一定の予備的な行為も商標権侵害となります（間接侵害）。具体的には、登録商標に類似の商標を付した商品を譲渡するために所持する行為（2号）などです。
また、後述しますが、差止請求をする場合には、実際に使用されていなくても、使用するおそれがあるといえれば差止請求をすることができます。
以上より、標章の「使用」の意義が多岐にわたっていることから、標章を他者に「使用」されているのかどうか判断することは非常に難しいと思いますので、商標を他社に使われている疑いが生じた場合には一度弁護士に相談してください。
他社の使用する標章が自社の登録商標と同一又は類似であること
商標権侵害といえるためには、他社の使用する標章が自社の登録商標と同一又は類似であることが必要です。
商標の類否の判断について、判例では、「取引者や一般の需要者が商品購入時に通常払うべき注意」を基準に判断すべきであるとされています。
他社の商品・役務が自社の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似であること
商標権侵害といえるためには、他社の標章を使用する商品・役務が自社の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似であることが必要です。
商品・役務の類否の判断は、取引の実情を考慮し、商品同士が、同一または類似の商標が当該商品に使用されたときに、同一営業主の製造、販売にかかる商品であると誤認されるおそれがあると認められる関係といえるかどうかによって判断されています。
商標権の侵害をされている場合
商標を侵害してしまっている場合には以下の不利益を負う可能性があります。
商標権者による差止請求
商標権が侵害又は侵害されるおそれがある場合、商標権者は、侵害の停止、予防を請求することができます（商標法36条1項）。そのため商標権者より商標法36条1項に基づき当該商標の使用をやめるよう請求されることが考えられます。
また、差止請求と共に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他侵害予防に必要な行為（廃棄除去請求といいます）を請求されることも考えられます（商標法36条2項）。例えば、当該商標の付された商品自体の廃棄がこれに当たり得ます。
もっとも、商品自体を廃棄しなくとも商標の抹消によって侵害行為の予防を担保できるため、廃棄除去請求について認められるケースは多くはありません。
商標権者による損害賠償請求
商標権者より民法709条に基づき、損害賠償請求をされることが考えられます。商標権侵害行為に故意または過失があった場合に損害賠償請求が認められることになります。なお、商標法においては過失が推定される規定があるため、知らなかったという言い訳で過失を否定することは極めて困難です。
また、通常、損害賠償請求をする場合には、請求する側が、損害の金額を算定しなければならないことになっています。しかし商標権侵害の場合には、損害の立証が困難であることから、損害の推定規定が複数設けられており（商標法３８条１項、2項、3項、5項）、商標権者が本件で適用する規定を自身の判断で選択し、損害額を主張することができます。
具体的には、商標権者の逸失利益（侵害の行為が無ければ商標権者が販売することができた商品の数量を販売した時に受けることができたであろう利益）、商標権侵害者の受けた利益（商標権侵害者がその商品の販売で受けた利益）等が損害と推定される可能性があります。
刑事罰
商標法は、
商標権を直接侵害した者に対して、10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の科料に処すること
間接侵害した者に対して、５年以下の拘禁刑又は500万円以下の科料に処すること
を規定しています（商標法78条、78条の2）。
また、刑事罰が科されるためには、侵害者に商標権の侵害について過失では足りず故意が必要であるとされています。
これらは非親告罪であるものの、実務上、商標権者の告訴状の提出が求められていることが多いため、告訴状の提出がなされた場合に、刑事上の責任を追及されるおそれがあります。
まとめ
・商標権を侵害してしまった場合、差止請求や損害賠償請求をされるリスクがある。
・故意に商標権を侵害している場合には、刑事罰が科されるリスクもある。
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