【弁護士が解説】商標の「コンセント制度」とは？令和5年法改正による導入の背景・要件・実務上の活用法を徹底解説

自社の新しいブランド名や商品名、サービス名を決定し、いざ特許庁へ商標登録出願を行ったところ、審査官から「他人の先行登録商標と類似しているため登録できません」という拒絶理由通知書が届き、頭を抱えてしまう企業や個人事業主の方は少なくありません。

従来の日本の商標実務では、たとえ先行商標の権利者から「当社はその商標の登録・使用に全く異論はありません」という明確な承諾を得ていたとしても、商標法上の原則により一律に登録が拒絶されていました。そのため、ブランド名を変更せざるを得なくなったり、事業提携やグループ間での柔軟なブランド展開が著しく制約されたりするケースが多発していました。

しかし令和5年の商標法改正により、待望の「コンセント制度」が新設され、2024年（令和6年）4月1日より施行されました。

この制度の導入により、先行商標権者の同意があり、かつ出所混同のおそれがないと認められる場合には、類似する商標であっても同一・類似の指定商品・指定役務において併存して登録することが可能となりました。

本コラムでは、知的財産戦略を大きく変える「コンセント制度」について、導入された背景から具体的な適用要件、メリット・デメリットなど弁護士の視点から分かりやすく徹底的に解説します。

商標法における従来の原則と問題点

コンセント制度の意義を正しく理解するためには、まず従来の日本の商標法がどのような原則をとっていたのかを知る必要があります。

商標法4条1項11号による画一的な排除

商標法第4条第1項第11号は、商標登録を受けることができない商標として、以下の内容を定めています。

• 商標法第4条第1項第11号
  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

この条文は、同一または類似する商標が、同一または類似する商品・役務について併存して登録・使用されると、一般の需要者・消費者が「同じ会社の商品（役務）である」あるいは「資本関係・業務提携関係にあるグループ会社の商品である」と誤認・混同してしまい、市場の秩序が乱れることを防ぐ目的で設けられています。

従来の原則：当事者の合意があっても登録不可

日本以外の国では、「先行権利者が承諾している以上、第三者の需要者保護に重大な支障がない限り併存登録を認める」というコンセント制度が定着している国もあります。

これに対し、日本は長年にわたり「需要者の出所混同防止という公益的要請」を厳格に優先する立場をとってきました。そのため、以下のような実情があっても登録は一切認められませんでした。

• 親会社と子会社、あるいは提携関係にある企業同士が似たブランドを友好的に共存させたい場合
• 先行権利者が海外企業であり、日本市場への本格参入の予定がなく、後願の日本企業による登録に喜んで同意書を出してくれる場合

このような場合であっても、特許庁は機械的に4条1項11号を適用して拒絶査定を下していたため、ビジネスの現場では深刻な足かせとなっていました。

令和5年商標法改正による「コンセント制度」の創設

令和5年の法改正において商標法第4条第4項が新たに導入されました。

新設された商標法第4条第4項の条文構造

新たに設けられた商標法第4条第4項は、以下のように規定しています。

• 商標法第4条第4項
  第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

この規定により、4条1項11号に該当する類似商標であっても、「①先行登録商標権者の承諾（コンセント）」と「②混同を生ずるおそれがないこと」の2つの要件を立証できれば、例外的に併存登録が認められることになりました。

日本の採用した「留保型コンセント制度」

世界のコンセント制度には、大きく分けて以下の2つの類型が存在します。

• 完全自由型（無審査型）コンセント制度：先行権利者の同意書が提出されれば、特許庁は出所混同の有無を審査することなく自動的に併存登録を認める制度。
• 留保型（審査型）コンセント制度：先行権利者の同意書があっても、特許庁が「一般需要者・消費者の間で出所混同が生じるおそれがないか」を実質的に審査し、混同のおそれがないと判断した場合に限り登録を認める制度。

日本が導入したのは後者の「留保型コンセント制度」です。

商標法は商標権者の利益を保護するだけでなく、「需要者の利益を保護すること」（商標法1条）をも主たる目的に掲げています。もし、まったく同一のマークが同一の商品について同意書一枚で登録されてしまえば、一般消費者が粗悪品や異なるメーカーの製品を誤認して購入し、不測の損害を被る危険があります。そのため、日本の特許庁は「形式的な同意」だけでは登録を認めず、「需要者が混乱しない実態があるか」を厳格に審査する姿勢をとっています。

コンセント制度の適用要件

コンセント制度を利用して商標登録を勝ち取るためには、特許庁の商標審査基準に基づき、以下の2つの要件を明確な証拠とともに充足させる必要があります。

先行商標権者（他人）の「承諾」があること

第1の要件は、先行登録商標の権利者から明確な承諾を得ていることです。

そのため先行登録商標の権利者の承諾書といった書面を特許庁に提出する必要があります。

「出所混同を生ずるおそれがないこと」

第2の要件が、本制度の実務上最大のハードルとなる「混同を生ずるおそれがないこと」の立証です。

特許庁は、単に「両者が仲良く合意している」という主観的事情ではなく、市場における客観的な取引実態を踏まえ、総合的に判断します。

特許庁の審査便覧等において考慮される主な要素は以下のとおりです。

商標の類似性の程度

1. 外観（見た目）、称呼（呼び名）、観念（意味合い）がどの程度似ているか。
2. 完全同一の商標かつ商品役務も同一である場合には、原則として登録は認められにくい傾向にあります。

商標の周知・著名性の程度

1. 先行登録商標が全国的に広く知られた著名商標（ブランド）である場合、需要者の混同を招きやすいため、承諾があっても排除される可能性が高くなります。

指定商品・指定役務の類似性および性質

1. 商品の用途、機能、原材料、製造者、販売場所、需要者層がどの程度重なっているか。
2. 一般消費者がスーパーやコンビニで日常的に手にとって購入するような商品（日用品、食品、衣料品など）は混同が起きやすいと判断されます。一方、BtoB向けの専門的な産業機械や、専門的な知識を持つ事業者のみが契約する特殊なサービスなどは、需要者の注意力が極めて高いため、混同のおそれは低いと評価されやすくなります。

コンセント制度のメリット

• ブランド名の変更を回避できる
  すでに製品パッケージの印刷、店舗看板の設置、ドメイン取得、広告展開などを進めてしまっている場合、商標変更に伴う莫大な金銭的損失や事業遅延を防ぐことができます。
• アサインバックに比べ権利関係が明快で安全
  一時的に自社の商標出願を他人に譲渡する必要がないため、名義変更に伴うリスク（相手方の倒産による差押えや、買い戻し時の法外な金銭要求など）を完全に排除できます。
• 海外企業とのグローバルなブランド共有が円滑になる
  多国籍企業や海外提携先との間で、各国で先行している商標共存の枠組みを日本国内にもスムーズに適用できます。

コンセント制度のデメリット・留意点

• 相手方への交渉コスト・見返り（対価）の発生
  相手企業にとって承諾書を出すメリットは基本的に薄いため、丁寧な交渉や、場合によっては一定の承諾料（ライセンス料・協力金など）の支払いを求められることがあります。
• 特許庁が混同を認めてくれないリスク
  苦労して相手方の同意書を取り付けたとしても、特許庁の審査官が「これはどう見ても市場で消費者が混同する」と判断した場合は、容赦なく拒絶査定となります。合意書さえ取れれば100％登録できるわけではありません。
• 将来的な事業拡大の制約
  共存協定において「〇〇のカテゴリには進出しない」「販路はネット通販に限定する」といった制限を課された場合、将来の事業ピボットや商品ラインナップ拡大の足かせになる恐れがあります。

まとめ

• コンセント制度（同意による併存登録制度）とは、他人の先行類似商標が存在する場合でも、権利者の承諾を得て、出所混同のおそれがないと認められれば併存して登録できる制度である（商標法4条4項）。
• 日本は、消費者の利益保護を重視する「留保型コンセント制度」を採用しているため、単に承諾書を提出するだけでなく、市場において「出所混同が生じない客観的な事実」を意見書や証拠で立証しなければならない。